学军每日一案：（下）标准必要专利诉讼中的永久禁令与滥用市场支配地位之辨

（下）标准必要专利诉讼中的永久禁令与滥用市场支配地位之辨 

张学军  广东省高级人民法院民三庭副庭长 

三、是否应当在侵害标准必要专利纠纷案件中判决停止侵权？

目前标准必要专利权利人和实施者在司法领域争夺的焦点，集中在是否应当判令停止侵权？

（一）美国法院的一贯原则

在美国法院的判决中，极少在那些不具体开发产品，而仅仅储存权利进行许可经营的NPE作为原告的案件中，向被告颁发永久禁令（即判决停止侵权）。这是因为法院认为，NPE作为技术许可人，其目的是许可技术并获得收益，判决适当的金钱对NPE进行救济，是其真正目的和最适当的处理方法。或许正是受这种由来已久的做法影响，在标准必要专利纠纷案中，法院基本上没有向被告颁发过永久禁令。

（二）欧盟的做法

在华为诉中兴案（欧盟法院第五庭）中，华为于2009年3月4日向ETSI（欧洲电信标准协会）通报了LTE标准必要专利。承诺按照FRAND条件将该专利许可给第三方。2010年11月至2011年3月底，华为与中兴就包括EP2090050B1专利在内的专利侵权及许可问题展开协商，讨论按照FRAND条件授权中兴使用华为的专利。华为提出了自己认为合理的专利使用费，但中兴希望签署交叉许可协议，双方均没有提出许可合同的进一步要约。中兴销售的产品基于LTE标准使用了专利EP2090050B1，却未向华为支付专利使用费，也没有为过去使用该专利而向华为提供全部相关获利账目。2011年4月28日，华为遵照EPC第64条和《德国专利法》第139条规定，就中兴侵权一事向杜塞法院提了起诉，寻求永久禁令禁止专利侵权行为，要求中兴提交相关侵权账目，召回侵权产品，并对侵权行为向华为作出损害赔偿。杜塞法院遂就《欧盟运作条约》第102条的规定和德国联邦法院“橘皮书判决”所提出的相关原则咨询欧盟法院：应否判令华为的行为属于滥用市场支配地位？

欧盟法院认为，首先，考虑到侵权人对实施标准必要专利的合理预期，若标准专利权利人寻求禁令或寻求召回侵权产品时，原则上说，侵权人可以以权利人拒绝授予FRAND条件的许可为由提起反垄断抗辩。其次，如本案情形双方在未能达成FRAND协议时，权利人享有包括永久禁令在内的司法救济权，这不仅是一种民事权利，还是一项宪法权利。第三，但是，这种司法救济权必须满足如下条件，权利人提起侵权诉讼寻求禁令禁止专利侵权的行为或寻求召回侵权产品的行为，才属于没有滥用市场支配地位：1.权利人向被诉侵权人提出警告，在警告中明确了被侵权的专利以及专利被侵权的方式。2.在被诉侵权人已经明确表示愿意签订FRAND条件的许可协议后，给予被诉侵权人一个具体明确的、书面的、符合FRAND条件的许可要约，尤其在要约中要明确许可费及其计算方式。3.被诉侵权人继续使用涉诉专利，却没有根据行业公认的商业惯例和诚信原则，勤勉地对要约作出回应。尤其是被诉侵权人采用了拖延战术。4.欧盟运作条约第102条必须做如下解释：在本案涉及的德国法院程序的情形下，拥有标准必要专利而具有市场支配地位的企业，如果向标准组织作出了FRAND条件给予第三方许可的承诺，第102条并不禁止权利人对被诉侵权人提出专利侵权诉讼，要求被诉侵权人对于过去使用专利的行为提交相关的账目，或要求对于过去的使用专利的行为进行损害赔偿。

在Sisvel v Haier案中，杜塞尔多夫法院认为：首先，原告的许可要约，特别是该要约是针对一个专利包的全球许可，是否符合FRAND原则，在本案中仍然是个待讨论的问题。然而，即使假设原告的许可要约不符合FRAND原则，寻求禁令、召回和销毁也不构成滥用市场垄断地位。因为即使原告所发出的许可要约不FRAND，被告作为专利的使用者，或者至少被告的母公司应当对此作出符合欧盟法院之前判决要求的回应。然而，被告在这点上并没有做到位。其次，如果被控侵权人决定对专利权人的许可要约提供反要约，那么他就满足了“ECJ决定”第66段所设定的义务。即使专利权人的许可要约不符合FRAND原则，被控侵权人在其反要约被拒绝时起，必须进行对其专利使用情况（包括历史使用）进行报账，并为应付的许可费提供适当担保（ECJ决定第67段）。第三，ECJ决定中，“从反要约被拒绝之时起”，应当被严格地解读。本案中，被告在第二次反要约被拒绝一个多月之后才提供账目，不能被视为“从被拒绝之时起”。因为被告在审查侵权的口审过程中才首次提供账目及交付担保，这已经是拖延了。在口审结束之前，原告根本无法对提供的账目的正确性，以及担保的恰当性进行充分审查。被告的做法令人难以理解，为什么不能更早地提供账目及担保，尤其是为什么不在第一次反要约于2014年10月被拒绝时提供担保？因此，本案中被告后来提供账目和担保的行为更像是一种拖延手段。因此，判决认为，应当对海尔颁发禁令。

该裁决关于禁令的部分后来被上诉法院推翻，上诉法院认为,杜塞尔多夫法院的裁决过于绝对，只关注侵权人海尔的非善意，而没有充分关注权利人是否善意的问题。

（三）国内司法情况

1.专利法司法解释（二）的规定。该司法解释于2016年制订颁发，其中规定称，推荐性国家、行业或者地方标准明示所涉必要专利的信息，专利权人、被诉侵权人协商该专利的实施许可条件时，专利权人故意违反其在标准制定中承诺的公平、合理、无歧视的许可义务，导致无法达成专利实施许可合同，且被诉侵权人在协商中无明显过错的，对于权利人请求停止标准实施行为的主张，人民法院一般不予支持。该条款在实践中面临巨大的争议，权利人认为其本意是一般均需要颁发禁令，实施者则认为其本意是一般不应颁发禁令。我个人理解其本意，应当是指权利人故意违反FRAND，且实施者无明显过错，这两个要件都具备的时候，人民法院一般不应当支持权利人关于停止侵权的主张。但是，如果这两个条件只具备其一，或者两个都不符合时，一般要不要颁发禁令呢，这需要实践中进一步明确。

2.北京高级人民法院颁发的《专利侵权指南》的规定。为细化专利司法解释（二）的该条款，北京高院制订颁发的指南规定：

首先，双方均没有过错的处理。“没有证据证明标准必要专利的专利权人故意违反公平、合理、无歧视的许可义务，且被诉侵权人在标准必要专利的实施许可协商中也没有明显过错的，如被诉侵权人及时向人民法院提交其所主张的许可费或提供不低于该金额的担保，对于专利权人请求停止标准实施行为的主张一般不予支持。”也就是说，指南在遵循解释（二)对于一般不颁发禁令的要件规定时，但把司法解释规定的两个要件增加为3个，即除司法解释规定的两个外，另外增加了被诉侵权人向人民法院提存许可费或者担保的要件。

除此之外，指南将专利权人故意违反FRAND的行为细化为：（1）未以书面形式通知被诉侵权人侵犯专利权，且未列明侵犯专利权的范围和具体侵权方式；（2）在被诉侵权人明确表达接受专利许可协商的意愿后，未按商业惯例和交易习惯以书面形式向被诉侵权人提供专利信息或提供具体许可条件的；（3）未向被诉侵权人提出符合商业惯例和交易习惯的答复期限；（4）在协商实施许可条件过程中，无合理理由而阻碍或中断许可协商；（5）在协商实施许可过程中主张明显不合理的条件，导致无法达成专利实施许可合同；（6）专利权人在许可协商中有其他明显过错行为的。

其次，双方均有过错的处理。“专利权人未履行公平、合理和无歧视的许可义务，但被诉侵权人在协商中也存在明显过错的，应在分析双方当事人的过错程度，并判断许可协商中断的承担主要责任一方之后，再确定是否应支持专利权人请求停止标准实施行为的主张。”

指南同时明确了被诉侵权人的过错应当如何界定。“有下列行为之一的，可以认定被诉侵权人在标准必要专利许可协商过程中存在明显过错：（1）收到专利权人的书面侵权通知后，未在合理时间内积极答复的；（2）收到专利权人的书面许可条件后，未在合理时间内积极回复是否接受专利权人提出的许可条件，或在拒绝接受专利权人提出的许可条件时未提出新的许可条件建议的；（3）无合理理由而阻碍、拖延或拒绝参与许可协商的；（4）在协商实施许可条件过程中主张明显不合理的条件，导致无法达成专利实施许可合同；（5）被诉侵权人在许可协商中有其他明显过错行为的。”

3.最新相关案件。

在北京知识产权法院一审判决的“西电捷通案”中，法院判决认为：首先，被告作为涉案专利的潜在被许可方，基于对原告承诺的“合理的无歧视的期限和条件”进行专利授权许可的信赖，而实施涉案专利有其合理性基础。其次，该合理性基础的前提是双方善意协商。在双方协商未果的情形下，被告实施涉案专利能否绝对排除原告寻求停止侵害救济的权利，仍需要考虑双方在专利许可协商过程中的过错。第三，在双方均无过错，或者专利权人有过错，实施人无过错的情况下，对于专利权人有关停止侵权的诉讼请求不应支持，否则可能造成专利权人滥用其标准必要专利权，不利于标准必要专利的推广实施。在专利权人无过错，实施人有过错的情况下，对于专利权人有关停止侵权的诉讼请求应予支持，否则可能造成实施人对专利权人的“反向劫持”，不利于标准必要专利权的保护。在双方均有过错的情况下，则应基于专利权人和实施人的过错大小平衡双方的利益，决定是否支持专利权人有关停止侵权的诉讼请求。第四，权利要求对照表并不是必须要提供给实施人的，尤其是在专利实施人基于已有条件下能够做出是否侵权评估的情况下。本案涉案专利是WAPP核心专利，且为标准必要专利，2009年已经事实上强制许可，索尼在不需要权利要求对照表的情况下就已经能够做出判断，索尼在协商过程中反复否认产品涉及WAPI专利具有拖延谈判的故意。第五，权利要求对照表需要与被控侵权产品的技术特征进行比对，其中可能包含专利权人的相关主张和观点，专利权人要求签署保密协议具有合理性。综上，法院判决被诉侵权人.停止侵权，赔偿权利人900余万元。

本案中，法院在司法解释（二）的基础上，提出了区分双方过错，考虑过错大小来决定是否颁发禁令，即判决停止侵权的原则。应当说，这一基本原则是司法目前的主流意见。但是我个人不太理解的是，本案判决赔偿额900余万元，毫无疑问是法院对于双方许可费的一种司法定价。即是说，法院在查明了被告应该支付的许可费的基础上，再加上考虑侵权因素，才能确定一笔巨额赔偿给权利人。既然对许可费进行了司法定价，对实施人课以了巨额的使用费，那判决实施人停止使用的依据又何在？如果实施人在继续拖延谈判并且同时又继续实施本案专利的，权利人只要再次发起诉讼请求支付同样数额的许可费，即可满足其作为标准必要专利权人的全部利益。所以，本案在判决了巨额赔偿费的基础上，再判决停止侵权，似乎并没有考虑标准必要专利侵权案件与普通专利侵权案件的区别之处。

在深圳中院一审审结的华为诉三星案中，法院判决认为：首先，从2011年7月至今，华为与三星进行标准必要专利交叉许可谈判已六年多，华为在谈判过程中无明显过错，符合FRAND原则；而三星在谈判过程中，在程序和实体方面均存在明显过错，违反FRAND原则；其次，华为寻求谈判和仲裁等方式来解决双方之间的标准必要专利交叉问题，经法院组织双方进行调解，三星一直恶意拖延谈判，存在明显过错，违反FRAND原则，鉴于此，华为要求被告方停止侵害其涉案4G标准必要专利技术，法院予以支持；第三，法院作出的停止侵权判决生效后，双方仍可以实施许可谈判，如果双方达成协议，或原告同意不执行停止侵权的判项，法院予以允许。

（四）对必要专利侵权纠纷中是否应当判决停止侵权的意见

笔者认为，第一，在专利权人的开价严重违反FRAND时，若专利权人抢先贸然发起永久禁令申请，则完全有可能构成滥用市场支配地位。正如欧盟法院在华为诉中兴案中所述，权利人享有包括永久禁令在内的司法救济权，这不仅是一种民事权利，还是一项宪法权利。但是，这种民事权利受限于SEP权利人的特殊地位，导致其必须满足“不存在滥用市场支配地位”的约束。如果其开价故意严重违背FRAND,发起诉讼请求禁令就会变成一个滥用支配地位的手段，此时，法院自然不应当支持其该项诉请。

第二，权利人符合FRAND,而使用人存在严重的、不合理的拖延时，申请禁令不仅不构成滥用支配地位，且禁令可以考虑适用。这里，我们尤其需要考虑大环境证据，即在某个地区或者国家范围内，整个SEP的使用市场是权利人占优势地位，不断敲诈使用人；还是使用人占优势，恶意拖延谈判和支付费用导致权利人的大量研发投入受到重创。遗憾的是，迄今为止，我们在法庭内外，都没有见到权威、中立、独立、专业的市场调研报告和数据来反馈这种市场状况。同时，还有一个特别需要注意的是，在判决实施人巨额赔偿的时候，是否不再应当考虑停止侵权判项？因为权利人的所有利益都已经实现，为何要再加判停止侵权来加强SEP权利人的支配地位。

第三，关于实施人提供担保的制度设计。北京高院的指南，学习和移植了欧盟法院关于实施人提存保证金的制度，规定实施人应当提供与其主张的使用费相符合的保证金或者等额担保。这一处理思路，是非常宝贵的。当然这一制度设计，如何与国内的诉讼制度相互衔接，使其具有依据和可操作性，还需要再实践中进一步完善。从必要性上看，实施人之所以需要提供担保，是因为其已经在实施专利，而又未就使用费与权利人达成协议，法院又不予支持权利人关于“停止实施专利”的请求。在这样的情形下，由于使用费是使用人未来必须要支付给权利人的费用，提前向法院提存，其一可以使权利人具有充分的保障。其二可以给予实施人一定的经济压力，平衡权利人的专利被实施给权利人带来的压力。这样双方的权利义务会更加均衡。

第四，目前最大的问题是在双方均无过错，都在诚信谈判时，应否适用停止侵权？权利人发起一个停止侵权的诉讼，却不寻求法院确定费率，其真实的意图是希望通过法院的禁令施压，使实施人接受使用费合理区间中高费率的一端。这是请求禁令实质上是希望通过法院增加谈判筹码。这时，法院发出禁令必须非常谨慎，因为必须要考虑SEP权利人的特殊支配地位。此时，法院可以考虑通过提存保证金的做法，换取不予支持停止侵权的判决。

第五，司法应当充分考虑标准组织的章程规定。例如，目前IEEE组织章程规定其会员除非实施人不遵循法院生效判决，否则不得寻求禁令。在美国反垄断调查部门尚未认定该章程规定构成滥用支配地位之前，则法院是否要考虑做出与该章程规定相反的禁令决定，又为何要否定标准组织的章程规定，在判决中必须有充分的考量。

第六，2016年之后国内多个涉及标准必要专利的纠纷都判决了停止侵权。笔者理解，或许这种状况与这些案件都是由权利人发起，原告充分举证证明实施人明显具有过错相关。但是这些案件的判决，不能说明国内法院已经否定SEP权利人可能存在的滥用支配地位，或者说明国内法院不承认标准必要专利领域不适用反垄断法规制。有利于保护创新，有利于推广更为优质的标准，有利于建立公平合理的许可市场，应当成为涉标准必要专利案的最重要价值观。实现这一价值观，则需要侵权诉讼、合同诉讼与反垄断诉讼结合并举。

(全文完）

2018年3月24日于广州