eBay案之后美国禁令的颁发以及对我国的启示

作者：赵满圆，北京大学法学院2017级知识产权法法学硕士

引言

        当美国最高法院决定听审eBay案[1]时，专利从业者们紧张等待着可能带来的变化：地区法院会不会在认定专利有效与侵权事实的存在之后继续当然地颁发禁令？二十多年来，这一直是联邦上诉法院的通常规则，并且专利共同体[2]从这种颁发禁令的可预见性规则中收益颇多。2006年5月15日，最高法院推翻了联邦法院的判决，认为地区法院在专利案件中判断是否颁发禁令必须适用四要素测试法。当专利共同体在适应法律上这种不再当然颁发禁令的改变时，问题就变成了：地区法院在实践中将会如何适用这一测试法——专利案件具备哪些条件时地区法院会颁发禁令？当法院拒绝颁发禁令时，专利权人可以获得哪些救济？[3]本文首先介绍了对美国专利制度有重大影响的eBay案的审理过程，其次通过梳理美国后eBay时代禁令颁发的相关实证研究，归纳出对禁令颁发与否具有影响作用的相关事实要素，最后对比我国知识产权法中的停止侵权制度作出相应分析。

一、eBay案案情简介

（一）地区法院与联邦法院的判决

        2001年，MercExchange将eBay、Half.com和ReturnBuy起诉到弗吉尼亚东部地区法院，诉称三者故意侵犯其相关专利权。陪审团认为eBay和Half.com侵犯了MercExchange的专利权并且应当承担3500万美金的损害赔偿。但是地区法院认为不应当对MercExchange颁发永久禁令的救济，因为它并不满足传统的永久禁令四要素测试法的要求——（1）原告是否遭受了不可挽回的损害；（2）原告是否获得了足够的法律上的救济；（3）平衡原被告双方的利弊得失；（4）禁令的颁发是否会导致公共利益受到影响。地区法院认为因为MercExchange没有实施其专利而只是将其专利许可给他人实施的事实以及它曾经表示愿意将专利许可给被告的事实表明它不能满足前述四要素测试中的前两个要素。同时因为涉案专利是商业方法专利，而商业方法的可专利与否、授予商业方法专利的判断标准、商业方法专利范围的不确定性等问题使得公众对商业方法专利存有越来越多的担忧，这也在一定程度上表明对商业方法专利颁发禁令不会增加公共利益。综上，地区法院拒绝对原告颁发永久禁令。[4]

        联邦法院推翻了地区法院拒绝颁发禁令的判决。其在判决中写到：“因为专利的排他权是财产概念的核心，因此一般规则是只要专利有效并且存在侵权就应当颁发禁令。只有在极少数的情况下为了保护公共利益法院才可以拒绝颁发禁令。”针对地区法院对原告仅仅许可其专利而并未自己实施的考虑，联邦法院指出“禁令救济平等地适用于所有发明人，无论他们是自己实施其专利抑或是选择将他们的专利许可给他人”。对于地区法院关于商业方法专利的考虑，联邦法院指出“对于商业方法专利的一般顾虑不是能够证明拒绝禁令授予正当性的公共需要。”[5]

（二）最高法院的判决[6]

        最高法院推翻了联邦法院的一般规则即“为防止未来的侵权行为，专利权受到侵害的一方总是可以受到禁令的救济”，而是主张必须在满足四要素测试的前提下才可以实施此种救济。在反驳联邦法院的“法定的排他权利本身就可以证明永久禁令颁发的一般原则存在的正当性”这一论点时，最高法院指出“权利的创设不同于权利受到侵害之后的救济条款”。尽管最高法院支持地区法院的四要素测试法，但也指出其错误适用了这一方法且对拒绝颁发禁令做出了过宽的解释。地区法院与联邦法院都错误地对四要素测试法进行了不同程度的类型化适用。

        最后，Robert和大法官Kennedy法官在多数意见之后附上了其他意见。Robert大法官认为“具有悠久历史的颁发禁令的一般制度是正当的，因为通过损害赔偿来救济排他权利是很困难的；在运用自由裁量权时，仍然应当更多地颁发禁令”。Kennedy法官指出“在专利权人不实施专利的案件与专利只构成侵权产品一小部分的案件中，禁令的颁布并无必要，因为损害赔偿已经能够提供足够的补偿了”。

        最高法院将eBay案发回地区法院重审，地区法院在仔细地考察了四要素后仍然做出了不颁发禁令的决定。[7]MercExchange再一次将案件上诉到联邦巡回法院，但最后原被告在法庭之外达成协议，eBay支付一定数额的价款购买了MercExchange的相关专利。[8]

二、eBay案之后美国永久禁令颁发的趋势

        eBay案被广泛认为开启了美国专利法的新纪元，对其专利制度带来了很大的改变。但是泛泛而谈其影响是空洞的，我们需要实证数据来支撑下级法院到底在多大程度上适用了四要素测试法。如果说eBay案的影响是巨大的，理论上禁令的颁发比率相较前eBay时代应当有所下降。实证研究将证实或证伪这一说法。[9]同时通过对涉及禁令的判决的系统分析，找出哪些事实对颁发禁令具有决定性影响也成为可能。

（一）eBay案之后禁令颁发的整体比率[10]

        Seamon在其文章中指出，“像本文这种实证研究，通过对数据的观察和统计上的分析来评估因果关系——即一个因素或一组因素是否会带来某种结果。实证分析可以帮助学者来证实或证否判例法中的规则”。作者以2006年5月13日（最高法院对eBay案作出决定之后）到2013年10月之间大约7.5年的时间中涉及禁令的总共218件案例为基础进行了分析。

        研究结果表明，研究期间的禁令颁发总比率为72.5%，这一数据与较早做出的实证分析结果（分布在72%到75%之间）也比较一致。但是相较于eBay案之前的禁令颁发比率来说是有显著下降的，因为在此之前几乎所有的胜诉专利权人都能够获得禁令的救济。作者同时还分析了研究期间禁令颁发比率逐年的变化，结果显示在前1.5年的时间内禁令颁发率大致是80%，但在此之后，相应的比率逐渐减少到了70%以下。

（二）对禁令的颁发具有影响的事实因素

        虽然通过对以上数据的总体分析表明在大部分案件中专利权人还是会得到禁令的救济，这也契合了Robert大法官在最高法院判决中附上的其他意见。但是通过对案件的进一步分析会找到对禁令颁发与否具有决定性影响的因素。

        事实上，最高法院在其对eBay案较为简短的决定当中只是说明应当适用四要素测试法来判断是否颁发禁令而不应将禁令救济视为理所当然，但是它并没有指明应当如何具体适用这一方法。“实证研究的一个起点就是检视法院是如何对待四要素当中的每一个要素的。不幸的是，地区法院在对每个要素进行分析时似乎出现了很大的分歧。例如，对待四要素测试中的最后一个要素对公共利益的影响时，有的法院将公共利益视为仅包括总体公众的利益，但是也有法院将禁令颁发给被告的雇员带来的影响视为对公共利益的影响。尽管法院在对这些要素进行分析时有很大的灵活性，但这种灵活性也使得比较不同法院如何适用四要素测试变得困难。那么，一个更加经济的分析进路是检查和比较对法院的分析具有决定作用的相关事实环境。”[11]

        本文通过对多篇实证研究[12]进行归纳之后对文章涉及到的相关要素进行了整理。

1、直接竞争

        在Seamon文章中分析的213个案例中，有179个案件的判决中提到了双方的竞争，其中的150个案件颁发了禁令，这一比率大约为80%，可见论者都将“直接竞争”视为对颁发禁令与否影响很大的因素。直接竞争的存在能在很多理由上证明颁发禁令的正当性。主要包括“对eBay案四要素进行考量，当存在竞争时若不颁发禁令会导致原告市场份额的丢失，进而造成其商誉的损失，而这一损失被认为是无法挽回且不能用金钱来弥补的损害。对双方利弊得失的平衡也使得在不存在竞争时支持拒绝颁发禁令，因为颁发禁令会导致被告不能够继续生产相应的产品，而专利权人没有相应的损害。最后，公共利益可能会在一定程度上支持较强的专利保护”。[13]本文认为将直接竞争这一事实适用到四要素当中时，主要会对第一与第二个因素产生影响，而平衡双方的利弊得失只有在被告生产经营的产品只有侵权产品时才存在意义。

     2、权利人是否实施涉案专利

        实证研究表明法院更加倾向于将永久禁令颁发给实际实施了专利的原告，而那些没有实施专利的专利权人，一般称其为NPE(Non-practice-Entities)或者PAE(Patent assertion entities)在eBay案之后受到的禁令救济明显减少。这是因为对NPE来说，它们想要获得禁令救济的驱动力主要在于禁令带来的威胁是它们在与被许可人进行谈判时的议价工具，可以使他们获得与专利价值不相匹配的过高的许可费。同时，按照四要素的分析方法，由于NPE的主要获利手段即为专利许可，金钱赔偿完全可以使他们获得足够的救济而不存在不可挽回的损害；对双方利弊得失的平衡也支持拒绝颁发禁令；由于广泛存在的对于NPE的担忧以及NPE并不实际提供产品，公共利益要素也在一定程度上支持不颁发禁令。

     3、涉案专利只占侵权产品的一小部分

        Kennedy法官在最高法院判决最后补充的其他意见中提到这一观点，在专利只占侵权产品一小部分的情况存在时，颁发禁令是不合适的。[14]因为当专利只占侵权产品的一小部分时，考虑四要素中特别是第三个要素时，会尤其反对禁令的颁发。或许在此我们可以引用行政法上的比例原则进行解释，一方承担的法律后果要与其造成的损害相一致。其实这也是第三个要素的应有之义。

     4、其他因素

        除此以外，法院在考量是否颁发禁令时还会考量其他事实因素。这些因素包括涉案专利技术处于哪一领域、专利权人颁发许可证的意愿、故意侵权的存在与否、受案法院的不同等等。如生物科技领域、医药领域与电子领域得到禁令救济的比率相对较高而计算机软件领域、医疗卫生器材领域得到禁令救济的比率较低；颁发许可证的意愿较强的专利权人不容易得到禁令的救济；故意侵权的存在支持禁令的颁发以及某些地区法院颁发禁令的比率明显高于其他法院等等。

        但以上这些要素相较于前三个要素而言，对禁令颁发的影响都不够显著。但是即使某一个案件中存在前三个事实要素，我们也不能对是否颁发禁令做出肯定的预测。禁令的颁发与否要考虑到多个因素的共同作用，如同美国法院在判定合理使用时一样。找出某些在法院的判决中经常会被提到的事实要素不是为了类型化颁发禁令的条件，而是能够使法官在断案时有思考的基础与方向，以及为市场主体提供理性指引，帮助其更好的进行市场活动。

三、对我国相应制度的思考

（一）停止侵权的原则

        对国外制度的研究是为了能够更好地认识与改进我国相应制度。eBay案涉及到的永久禁令在我国语境之下即为“停止侵害请求权”。但是“关于‘停止侵害请求权’的用语，我国立法上并没有规定。我国立法上采取的是民事责任的立法方式，只规定了停止侵害的民事责任，并未直接规定停止侵害请求权。但从请求权与民事责任的关系来看，民事责任的承担是以请求权为基础的，而且‘停止侵害请求权’也经常作为学术概念被学者们使用。停止侵害请求权’指的是作为基础性权利的知识产权受到侵害时所产生的一种救济权。”[15]因此，本文仍然使用停止侵害请求权的概念。

        通过对我国相应法律条文的考察来看，《著作权法》第四十七条、第四十八条用语为“有下列侵权行为的，应当根据情况，承担停止侵害、消除影响、赔礼道歉、赔偿损失等民事责任......”《专利法》第六十条“......管理专利工作的部门处理时，认定侵权行为成立的，可以责令侵权人立即停止侵权行为......”《商标法》第六十条“......工商行政管理部门处理时，认定侵权行为成立的，责令立即停止侵权行为......销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的，由工商行政管理部门责令停止销售。”[16]除《商标法》规定只要行政部门认定侵权行为成立即可责令行为人立即停止侵权之外，另外两部法律都没有规定只要出现侵权行为，法院就必须判决被告停止侵权。考虑到商标制度与著作权、专利制度存在明显的区别，[17]加之在2013年商标法修改草案中曾经出现过“工商行政管理部门处理时，认定侵权行为成立的，可以责令立即停止侵权行为”[18]这一说法，本文暂且将商标制度排除出讨论的范围。但是在司法实践中，似乎法院已经将“只要出现侵权，就要判决被告停止侵权”当做知识产权审判中的金科玉律，正如美国在eBay案之前的审判一样。

        诸多经验无论是法律上抑或是其他领域的经验都表明，曾经出现在发达国家的情形或早或晚也会在我国出现。停止侵权的适用即为知识产权领域中的一个例证。由于法律的发展总是存在一定的滞后性，在《专利法司法解释二》（以下简称为“《解释二》”）颁布之前，我国司法实践中早已出现了相关案例，挑战了停止侵权适用在知识产权上的原则性地位。另一方面同时说明，正是因为司法实践的不断发展促使法律进行改进，于是出现了解释二中现有的规定。

（二）停止侵权例外的案例与规定

        其中具有代表性的案件主要是“广州新白云机场幕墙专利侵权纠纷案”[19]、“武汉晶源‘烟气脱硫’方法专利案”[20]以及“紧固件”案[21]这些案件都在认定被告侵权的事实后没有判决被告承担停止侵权的责任。“白云机场案”与“晶源案”法院给出的理由分别是“考虑到机场的特殊性，判令停止使用被控侵权产品不符合社会公共利益”以及“如果华阳公司停止烟气脱硫设备的使用，将对当地经济和民生产生不良的效果，为平衡权利人利益及社会公众利益，晶源公司要求华阳公司停止侵权的诉讼请求，本院不予支持”，理由相同均基于公共利益。而在“紧固件”案中法院给出的理由则是“由于该批侵权产品已全部用于新虹桥大厦的墙体内并交付，故原告要求该被告停止侵权行为及销毁库存产品已无可能”，这显然不是基于一般意义理解上的公共利益。

        以上案件出现之后，关于我国停止侵害在司法上适用的讨论一直存在。直到2016年最高法院在《解释二》中将其固定下来，二十六条的具体规定为“被告构成对专利权的侵犯，权利人请求判令其停止侵权行为的，人民法院应予支持，但基于国家利益、公共利益的考量，人民法院可以不判令被告停止被诉行为，而判令其支付相应的合理费用。”该条文首先肯定判令停止侵权是原则，随后又规定只有在具有国家利益和公共利益的相关事实时，才可以排除原则的适用。《解释二》的起草法官也在文章中指出“只有在损害国家利益、公共利益等极特殊的例外情况下，法院才不判令停止侵权行为，停止侵权仍是专利侵权责任的基本方式。”[22]

        相较于美国在eBay案中提出的判断禁令适用的四要素测试法，我国的规定显然只体现了四要素当中的最后一个要素，停止侵权的例外适用要窄于美国禁令的例外，且对于什么是社会利益与公共利益存在一定的解释空间，因此我国的规定仍有进一步完善的必要。

（三）停止侵权例外的发展空间

        就前面列举的三个案例来说，前两个案例显然能够在《解释二》的框架下得到圆满的解释，但第三个案件却存在困难。对于停止侵权的例外规定除了《解释二》之外，《计算机软件保护条例》中也有相应规定，即“软件的复制品持有人不知道也没有合理理由应当知道该软件是侵权复制品的，不承担赔偿责任；但是，应当停止使用、销毁该侵权复制品。如果停止使用并销毁该侵权复制品将给复制品使用人造成重大损失的，复制品使用人可以在向软件著作权人支付合理费用后继续使用”。当然此处的停止侵权例外只适用于“善意侵权者”，对这一例外能否进一步扩大适用本文不予讨论，但需要指出的是“停止使用将给复制品使用人造成重大损失”其实与eBay四要素中的第三个要素“平衡双方的利弊得失”异曲同工。

        而如果将这一例外的规则同样引入专利法即可解决前述第三个案例的问题。在该案例中，如果判定被告虹桥大厦停止侵权显然将会对其造成重大损失，但是专利权人的相应损失几乎只是一定数额的许可费。在平衡双方因判令停止侵权与否带来的损失时，基于基本的衡平原则或者民法中的“诚实信用原则”，也会拒绝如此判决。相反，在《解释二》的框架下，我们是很难将其定义为社会利益或者公共利益的。不排除有的法官在遭遇类似案件时为了“公平”会努力将侵权人往公共利益篮子里放，但这样必定会导致公共利益成为一个极不确定、无所不包的概念，进而引发新的争论。

        因此，考虑到我国已在《计算机软件保护条例》中做出了相应规定并且与eBay案中的第三个要素不谋而合，[23]加之实践中已经出现了相应的案件，何不直接在专利法中也列明这种情况呢？当然，即使增加这种情况之后，我国专利法中例外的规定仍然是封闭的，面对不断变化的外部世界必将应接不暇。本文认为，为了平衡法律适用的稳定性与灵活性之间的矛盾，穷尽列举之外，参照美国司法实践的经验，在法律中列举一些能够指引法官考量是否判决停止侵权的要素未尝不可。

        以上的讨论全部以颁发禁令/停止侵权作为原则而将拒绝颁发禁令/不停止侵权作为例外为讨论的基点，理论上的另一种讨论与建构在于推翻这一根深蒂固的原则概念，不再将禁令的颁发或者停止侵权的授予作为只要认定侵权则必然会带来的结果。这种努力当然是有价值的，但在我国目前的司法环境与法律教育环境之下，知识产权财产权的观念已经根深蒂固。

结语

        综上，虽然文章主要是在专利的语境下讨论禁令/停止侵害请求权的适用规则与例外，但停止侵权适用例外的问题普遍存在于整个知识产权领域中。由于美国判例法体系的存在，将eBay案中的相应规则适用到版权法中障碍较少，[1]但在我国的制定法体系之下，难以将规定在专利法中的例外制度直接在著作权问题当用适用，这一问题需要进一步的研究。

注：

[1] eBay, Inc. v. MercExchange, L.L.C. (eBay III),547 U.S. 388(2006).

[2] 专利共同体这一用语之下包含专利权人、专利被许可人。

[3] Jeremy Mulder, The Aftermath of eBay: Predicting When District Courts Will Grant Permanent Injunctions in Patent Case,22 Berkeley Tech.L.J.67(2007).

[4] MercExchange, L.L.C. v. eBay, Inc. (eBay I),275 F.Supp.2d. 695,711(E.D.Va.2003).

[5] MercExchange, L.L.C. v. eBay, Inc. (eBay II),401 F.3d. 1323,1338(Fed.Cir.2005).

[6] eBay, Inc. v. MercExchange, L.L.C. (eBay III),547 U.S. 388(2006).

[7] MercExchange LLC. v. eBay Inc.,500 F.Supp.2d 556,559(E.D.Va.2007).

[8] Christopher B.Seamon, Permanent Injunctions in patent litigation after eBay: An Empirical Study,101 Iowa L.Rev.1968(2016).

[9] 本文主要参考了几篇对后eBay时代禁令颁发实证研究的文章，分别是Benjamin Petersen, Injunctive Relief in the Post-eBay World,23 Berkeley Tech.L.J. 193,218(2008)，Benard H.Chao, After eBay,Inc.v.MercExchange:The Changing Landscape for Patent Remedies,9(2)MINN.J.L.SCI.&TECH.543-572 (2008)，Andrew Beckerman-Rodau, The Aftermath of eBay v. MercExchange,126 S.Ct.1837(2006): A Review of Subsequent Judicial Decisions,89 J.Pat.& Trademark Off.Soc'y 631,660(2007)，Christopher B.Seamon, Permanent Injunctions in patent litigation after eBay: An Empirical Study,101 Iowa L.Rev.1949,2020(2016)，Jeremy Mulder, The Aftermath of eBay: Predicting When District Courts Will Grant Permanent Injunctions in Patent Cases,22 Berkeley Tech.L.J.67,88(2007)。但由于大部分文章日期都比较久远，故本文主要引用的数据都来自16年Christopher B.Seamon的文章。

[10] 下文中的数据均来自Christopher B.Seamon,Permanent Injunctions in patent litigation after eBay:An Empirical Study,101 Iowa L.Rev.1949,2020(2016)，其中也存在Seamon引用的他人数据，在此不再一并指出，具体参阅原文。

[11] Benjamin Petersen,Injunctive Relief in the Post-eBay World,23 Berkeley Tech.L.J. 197(2008).

[12] 同注释8

[13] Benard H.Chao, After eBay, Inc. v.MercExchange: The Changing Landscape for Patent Remedies 9(2)MINN. J. L. Sci&TECH. 554(2008).

[14] eBay, Inc. v. MercExchange, L.L.C. (eBay III),547 U.S. 388(2006) (Kennedy, J., concurring).

[15] 李扬、许清：《知识产权人停止侵害请求权的限制》，《法学家》2012年第6期，第75页。

[16] 《专利法》与《商标法》都只规定了行政部门处理纠纷时的做法，并未规定法院在处理侵权案件时应当如何给予原告救济。

[17] 大多数试图给知识产权下一个概括式的统一定义的教科书都将商标单独列举出来。

[18] 李扬、许清：《知识产权人停止侵害请求权的限制》，《法学家》2012年第6期，第81页。

[19] 一审：广州市中级人民法院(2004)穗中法民三知初字第581号；二审：广东省高级人民法院(2006)粤高法民三终字第391号。

[20] 一审：福建省高级人民法院（2001）闽知初字第4号；二审：最高人民法院（2008）民三终字第8号。

[21] 一审：（2006）沪二中民五（知）初字第12号；二审：（2007）沪高民三（知）终字第12号。

[22] 李剑：《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》述评，《中国专利与商标》2016年第二期，第5页。

[23] 我国2001年《计算机软件保护条例》即作此规定，而最高法院对eBay案的判决是在2006年。

[24] 相关研究可参阅Jiarui Liu,Copyright Injunctions After eBay:An Empirical Study,16 Lewis & Clark L.Rev.215,288(2012)