（46）最高法院：用商业上的成功证明专利的创造性，应是技术方案取得了商业上的成功，而不是销售策略或广告宣传等因素

核心观点：

作为创造性判断的辅助因素，商业成功是从社会经济的激励作用角度对技术方案给予肯定。相比相对客观的“三步法”而言，对商业成功的审查应当秉持相对严格的标准。当申请人主张其发明获得了商业上的成功时，应当审查：其一，相关证据能否证明与发明对应的技术方案取得了商业上的成功；其二，该商业上的成功是否源于发明的技术方案相对现有技术作出改进的技术特征，而非其他因素所导致。相应地，必须对发明取得商业成功的原因进行分析，排除销售策略或广告宣传等技术特征之外的其他因素对发明取得商业成功的影响，只有在发明的技术方案与现有技术的区别技术特征之间存在直接的因果关系的情形下，才能反推发明的技术方案是非显而易见的，从而认定发明具有创造性。

本案中，贝林格尔公司在复审、一审、二审程序中均未提出商业成功的主张。本院再审审查期间，贝林格尔公司主张涉案专利申请获得商业成功的证据主要是其上市药品Spiolto和Striverdi的上市销售类证据。首先，贝林格尔公司提交了上市药品Spiolto在2017年的销售数额、市场份额等证据，大多指向该药品可以减少心血管副作用。贝林格尔公司主张涉案专利申请“就β2肾上腺素受体而言，具有高度选择性的特性”，从而极大减少了心血管副作用。但是，如前所述，涉案专利申请中并无任何有关该技术效果的定性或者定量的实验数据，也没有其他的内容予以印证。其次，涉案专利申请权利要求1请求保护的式1a化合物奥达特罗仅是Spiolto中两种活性成分之一。贝林格尔公司证明Spiolto获得商业成功的证据也都是针对两种活性成分联合用药之后取得的效果，现有证据不能证明贝林格尔公司所主张的Spiolto的商业成功是奥达特罗直接导致的。最后，贝林格尔公司主张商业成功的另一上市药品Striverdi，虽然其唯一活性成分为奥达特罗，但是贝林格尔公司并未提交足以证明Striverdi在商业上取得成功的销售数额、市场份额等证据，仅仅是部分国家的上市许可证据并不足以证明其获得了专利法意义上的商业成功。因此，贝林格尔公司提交的证据尚不能证明涉案专利申请取得了商业上的成功。

合议庭：杜微科、吴蓉、佟姝

中华人民共和国最高人民法院

行 政 裁 定 书

（2018）最高法行申3961号

再审申请人（一审原告、二审上诉人）：贝林格尔英格海姆法玛两合公司。

住所地：德意志联邦共和国莱茵河畔英格海姆，宾吉尔街173号。

授权代表人：于尔根·塞茨（JürgenSeitz），该公司专利顾问。

授权代表人：马库斯·威曼（MarkusWeymann），该公司专利部总监。

委托诉讼代理人：封新琴，北京坤瑞律师事务所律师。

委托诉讼代理人：艾宏，北京市正见永申律师事务所律师。

被申请人（一审被告、二审被上诉人）：国家知识产权局。

住所地：中华人民共和国北京市海淀区蓟门桥西土城路6号。

法定代表人：申长雨，该局局长。

委托诉讼代理人：刘新蕾，该局审查员。

委托诉讼代理人：杜国顺，该局审查员。

再审申请人贝林格尔英格海姆法玛两合公司（以下简称贝林格尔公司）因与被申请人国家知识产权局发明专利申请驳回复审行政纠纷一案，不服北京市高级人民法院（2017）京行终第2470号行政判决，向本院申请再审。本院依法组成合议庭进行了审查，现已审查终结。

贝林格尔公司申请再审称，（一）涉案专利申请权利要求1请求保护的式1a化合物奥达特罗药品在全球近40个国家获准上市，取得了商业上的成功，涉案专利申请具有创造性。1.奥达特罗是药品Spiolto®Respimate®（以下简称Spiolto）的两种活性成分之一，该药品自2014年以来已在39个国家获准上市，2017年销售额超过3亿欧元，2017年12月销售额上升至该类药品第二位，市场份额达22.4%。2.奥达特罗是药品Striverdi®Respimate®（以下简称Striverdi）的唯一活性成分，该药品自2013年以来已在30个国家获准上市，并有不错的市场表现。3.奥达特罗药品取得的商业成功是基于其羟基位于6位的区别技术特征所带来的。

（二）二审判决关于涉案专利申请说明书中未记载本发明技术效果的认定，事实认定和法律适用均存在错误。1.涉案专利申请的说明书中明确记载了本发明化合物异常强效，且对于β2受体具备高选择性，本领域技术人员对此应当了解并能够预期。2.基于对比文件1公开的内容，本领域技术人员不会从其实施例4化合物出发，制备得到涉案专利申请请求保护的化合物。即使本领域技术人员从实施例4化合物着手，对比文件1也未明确教导改变羟基在苯并噁嗪环上的位置后可以得到活性近似的化合物。

（三）二审法院拒绝采纳贝林格尔公司提交的补充实验数据，适用法律错误。贝林格尔公司提交的补充实验数据具有真实性，亦可以证明涉案专利申请说明书中记载的技术效果。根据2017年修订的《专利审查指南》和最高人民法院的有关判例，该实验数据应当被采纳并用于评价涉案专利申请的创造性。

据此，贝林格尔公司请求本院提审本案，改判撤销一、二审判决及第78017号无效宣告请求审查决定（以下简称被诉决定）。

国家知识产权局提交意见称，（一）贝林格尔公司提交的用于证明商业成功的新证据在涉案专利申请的审查过程中从未提交过，不是被诉决定作出的依据，不能用于证明被诉决定违法。

（二）关于商业成功。1.药品Spiolto2017年的销售额不能说明涉案专利申请获得了商业成功；2.没有证据表明贝林格尔公司主张的商业成功是由于涉案专利申请所要求保护的技术方案导致的；3.涉案专利申请原始申请文件中并未记载任何临床试验方面的内容，甚至未记载任何关于药理活性的实验数据，不能以基于申请日以后完成的实验结果而获得的所谓“商业成功”来证明其具有创造性；4.商业成功仅是判断创造性时的参考因素，在请求保护的技术方案相对于现有技术显而易见的情况下，即使能够证明该技术方案在申请日后获得了商业成功，也不能认定该技术方案相对于现有技术具有创造性。

（三）关于技术效果。1.贝林格尔公司主张的“异常强效”“高选择性”等技术效果均不能从涉案专利申请的说明书中得到，其针对该技术效果提交的补充实验数据不能证明涉案专利申请具有创造性；2.具体化合物是否具有β1和β2受体活性以及选择性如何是本领域技术人员无法事先预测的，贝林格尔公司所提交的补充实验数据系在优先权日十多年之后才首次提交，如果以此为依据来获得专利权，将违背专利制度的先申请原则；3.对比文件1给出了羟基可以在6位的启示，本领域技术人员在对比文件1的基础上有动机将羟基从5位替换为6位。根据涉案专利申请说明书的描述，无法确定权利要求1请求保护的化合物与对比文件1的化合物相比具有预料不到的技术效果，也没有证据证明贝林格尔公司在涉案专利申请的优先权日时已经认识到涉案专利申请请求保护的式1a化合物在β2受体活性方面具有卓越性能，因此权利要求1-4不具备创造性；4.二审法院针对涉案专利申请的母案申请作出的（2010）高行终字第1312号行政判决，认定涉案专利申请有关发明效果的描述没有定性或者定量数据支持，无论从涉案专利申请说明书记载的内容还是从现有技术均无法确认式1a化合物具有用于治疗COPD的效果。从该判决可以看出，涉案专利申请相对于对比文件1仅仅只是提供了一种可替代的化合物，并未作出任何技术贡献。

综上，二审判决认定事实清楚，适用法律正确，审理程序合法，被诉决定应予维持。

本院再审审查期间，贝林格尔公司向本院提交了21份再审新证据，具体如下：

第一组：证据4-10。其中，证据4为（2018）京长安内经证字第13543号公证书，内容为《COPD诊断、处理与预防袖珍指南——医疗护理专业指南——2018年报告》及部分译文；证据5为（2018）京长安内经证字第13541号公证书，内容为《慢性阻塞性肺病2017年11月实况报道》；证据6为（2018）京长安内经证字第14706号公证书，内容为美国食品药品监督管理局针对Stiverdi®Respimate®的批准信息及部分译文；证据7为（2018）京长安内经证字第14706号公证书，内容为美国食品药品监督管理局针对Spiolto®Respimate®的批准信息及部分译文；证据8为（2018）京长安内经证字第14706号公证书，内容为贝林格尔公司网站关于Spiolto®Respimate®药品的信息及部分译文；证据9为（2018）京长安内经证字第13540号公证书，内容为《勃林格呼吸新药Spiolto®Respimate®欧洲获批，三巨头COPD市场正式短兵相接》；证据10为（2018）京长安内经证字第14705号公证书，内容为贝林格尔公司网站报道“新款Striverdi（奥达特罗）能倍乐®（每日一次）率先在欧盟国家获批”及部分译文。该组证据用以证明慢性阻塞性肺病属于疑难杂症，治疗该疾病的药物分类以及涉案专利申请保护的奥达特罗药品上市的情况。

第二组：证据11-16。其中，证据11为案外人IQVIA（昆泰）公司提供的2015-2017年LABAs&LAMAs类药物（长效β2激动剂与长效抗毒蕈碱药的组合物）的季度销售数据及译文；证据12为《噻托溴铵/奥达特罗：COPD综述》及部分译文，载于《药物》（2016年1月第1期），复制于中国医学科学院图书馆馆藏；证据13为（2018）京长安内经证字第13542号公证书，内容为美通社网站报道《新数据表明Spiolto®能倍乐®可显著改善慢阻肺患者的生存质量》；证据14为《新一代吸入型长效β2受体激动剂奥达特罗》，载于《现代药物与临床》（2013年3月第2期第28卷），复制于国家图书馆馆藏；证据15为《慢性阻塞性肺病治疗药Olodaterol》，载于《药学进展》（2013年第4期第37卷），复制于国家图书馆馆藏；证据16为《长效支气管扩张剂盐酸奥达特罗》，载于《上海医药》（2013年8月第15期第34卷），复制于国家图书馆馆藏。该组证据用以证明涉案专利申请请求保护的化合物获得了商业上的成功。

第三组：证据18、19、21、23。其中，证据18为贝林格尔公司对已知的呼吸系统药物的列表举例；证据19为β受体激动剂的实例，刊载于《中国药典》（2000版）第599-600、870、890-891页；证据21为www.accessmedicine.com网站上的文章“Goodman&Gilman’sPharmacology,β2-selectiveAdrenergicReceptorAgonist”及其中文译文；证据23为《药理学》第78-79页、285-286页，作者刘国卿，由中国医药科技出版社2000年3月第1版出版。该组证据用以证明β2受体激动剂属于现有技术，本领域技术人员结合现有技术能够预料到涉案专利申请记载的本发明对β2的强效和高选择性。

第四组：证据24-27。其中，证据24为知识产权所有者协会出具的《关于申请日后提交的补充实验数据的认定》的调研报告；证据25为《Discoveryofolodaterol,anovelinhaledbeta2-adrenoceptoragonistwitha24hbrochodilatoryefficacy》及其中文译文，发表于《Bioorganic&MedicinalChemistryLetters20》(2010)；证据26为《沙美特罗和福莫特罗对腺苷酸环化酶的激活作用》，发表于《ChineseJournalofPharmacologyandToxicology》,1998,Aug:12(3)210-214；证据27为《长效支气管扩张剂作用机制探讨》，发表于《中国医学科学院学报》，1998年6月第20卷第3期。该组证据用以证明涉案专利申请公开了说明书所称的技术效果。

针对上述证据，国家知识产权局发表质证意见如下：

第一组：对证据4-10的真实性无异议，对证明目的有异议。慢性阻塞性肺病的药物分类只能说明第四类联合疗法是有效方式，并不能证明涉案专利申请取得商业成功。奥达特罗的上市只能说明其获得有关国家药品监督管理机构的批准，并不能证明其获得了专利法意义上的商业成功。

第二组：对证据11-16的真实性无异议，对证明目的有异议。该组证据只能证明奥达特罗的临床效果，不能证明其取得了商业成功，也不能证明商业成功是由奥达特罗单一用药以及涉案专利申请与现有技术的区别技术特征所带来的。

第三组：对证据18、19、21、23的真实性无异议，对证明目的有异议。尽管测试β1和β2受体活性的方法是已知的，但针对该具体化合物是否具有β1和β2受体活性以及选择性如何是无法事先预测的。

第四组：认为证据24仅是类似学术观点的意见，不应作为证据使用；对证据25-27的证明目的有异议。其中，证据25的公开日期在涉案专利申请日后，不能证明本领域技术人员在涉案专利申请日时知道本发明的活性。认可证据26-27的公开时间，虽然β2受体活性测试方法是现有技术，其测试结果却是无法预测的，并不属于现有技术。

本院经审查，对上述证据认定如下：

第一组：证据4-10均经过公证，且国家知识产权局对其真实性无异议，本院对该组证据的真实性及关联性予以确认。

第二组：证据11-16或有原件对应或经过公证确认，且国家知识产权局对其真实性无异议，本院对该组证据的真实性及关联性予以确认。

第三组：证据18、21分别为来源于贝林格尔公司的单方证据和未经公证的域外形成的证据，但是国家知识产权局对其真实性均无异议，本院对其真实性及关联性予以确认；证据19、23来源于公开出版物，且国家知识产权局对其真实性均无异议，本院对其真实性及关联性予以确认。

第四组：证据24-27，证据24为第三方机构出具的调研报告，不能直接证明与本案焦点问题相关的事实。证据25-27均来源于公开出版物，国家知识产权局对其真实性均无异议，本院对其真实性及关联性予以确认。

关于上述证据是否能够实现其证明目的，本院将结合其他证据以及被诉决定和一、二审法院查明的事实，在判理部分一并评述。

另查明，根据中央机构改革部署，原国家知识产权局专利复审委员会的相关职责由国家知识产权局统一行使。

本院经审查认为，本案争议焦点在于涉案专利申请是否具有创造性。

《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）第二十二条第三款规定：“创造性，是指同现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步。”发明具有突出的实质性特点，是指对所属技术领域的技术人员来说，发明相对于现有技术是非显而易见的。发明具有显著的进步，是指发明与现有技术相比能够产生有益的技术效果。判断发明相对于现有技术是否显而易见，通常会从对现有技术作出贡献的角度出发，采取相对客观的“三步法”判断方式。但是，当采取“三步法”难以判断发明是否显而易见，或者初步得出发明是显而易见的结论时，如果发明与现有技术相比取得了预料不到的技术效果，或者发明由于其技术特征导致商业上获得成功，则一方面说明发明具有显著的进步，同时也反映出发明的技术方案是非显而易见的，此时就不应轻易作出发明不具备创造性的结论。本案中，涉案专利申请系第200910266327.2号名称为“用于治疗慢性阻塞性肺病的药物”的发明专利申请，判断其是否具有创造性，涉及以下三个问题：

（一）涉案专利申请相对于对比文件1是否显而易见

本案中，涉案专利申请权利要求1与对比文件1实施例4公开的化合物相比，区别技术特征在于羟基在苯并噁嗪环结构上的位置不同：涉案专利申请权利要求1请求保护的式1a化合物的羟基在6位，而对比文件1实施例4公开的化合物的羟基在5位。在对比文件1中公开的通式1化合物，虽然其中没有对羟基在苯并噁嗪环的苯环上的位置进行限定，但是本领域技术人员可以合理地判断羟基可以而且只能在苯并噁嗪环的5、6或7位，在可供选择的范围如此有限的情况下，可以认定该通式1化合物明确给出了羟基可以在6位的技术启示。此外，本领域技术人员知晓，羟基的这种常规位置变化通常对化合物的活性影响较小，因此，在对比文件1已经给出羟基可以在6位的技术启示且仅需要做出有限选择的情况下，本领域技术人员很容易想到在对比文件1实施例4的基础上将羟基从5位修改为6位，从而得到涉案专利申请权利要求1请求保护的化合物。因此，涉案专利权利要求1相对于对比文件1不具有突出的实质性特点，是显而易见的。

（二）贝林格尔公司提交的补充实验数据能否证明涉案专利申请具有其主张的技术效果

创造性判断中，发明是否取得预料不到的技术效果是重要的参考因素。预料不到的技术效果是指相对于现有技术，其技术效果产生“质”或“量”的显著变化，或是具有新的性能或是超出合理预期，而这样的变化是本领域技术人员在专利申请日难以预测或者推理出来的。本案中，贝林格尔公司提交了补充实验数据，拟证明涉案专利申请权利要求1相对于对比文件1取得了异常强效且对β2肾上腺素受体具有高度选择性的技术效果，因而具备创造性。对此，本院认为，在案证据不能证明涉案专利申请取得了上述预料不到的技术效果，主要理由如下：

首先，涉案专利申请所属的化学医药领域，其研究基础为实验科学，可预测性相对较低，技术方案的实现或是技术效果的存在很大程度上要依赖于实验数据的验证和支持。因此，该领域的专利申请人常常通过在申请日后提交补充实验数据来证明其申请专利的发明取得某种技术效果，以期获得专利授权。一方面，补充实验数据在性质上属于当事人提交的证据，应当予以审查，即应当允许专利申请人提交补充实验数据证明其主张的技术效果。另一方面，专利法第九条第二款规定：“两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。”先申请制是我国专利制度乃至于绝大多数国家和地区专利制度的基石。补充实验数据的提交时间在专利申请日后，其作为拟证明申请日时发明创造具有特定技术效果的证据，在满足真实性、合法性和关联性的基础上，对其证明力的审查应当体现先申请制的要求，以专利申请公开的内容为依据，审查补充实验数据拟证明的技术效果是否属于本领域技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的，防止申请人以申请日后完成的发明创造获得在先申请日的技术垄断利益。即补充实验数据能够被采信的条件是，其只能作为进一步证明专利申请文件公开的技术效果的补强性证据。否则，将导致专利申请人获得的专利权范围超过其在申请日时对现有技术做出的贡献，亦有违专利法“以公开换保护”的精神实质。

其次，关于补充实验数据所证明的技术效果属于本领域技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的，通常存在两种情况，一是该技术效果在专利申请文件中没有明确记载，但是，本领域的技术人员在申请日根据专利申请文件以及本领域公知常识，基于其知识水平和认知能力能够合理确定的；二是该技术效果在专利申请文件中予以明确记载且本领域技术人员在申请日能够合理确定的。需要注意的是，对于专利申请文件中仅仅是声称或者断言，但缺乏定性或者定量实验数据或者其他客观依据予以印证的技术效果，本领域技术人员无法合理确定的，不能通过补充实验数据来证明。

最后，本案中，贝林格尔公司在一、二审中提交的证据均不能证明其补充实验数据形成于优先权日之前，属于现有技术。虽然涉案专利申请说明书确实记载了“其不仅具有异常强效且就β2肾上腺素受体而言，具有高度选择性的特性”的技术效果，且该技术效果未在对比文件1中公开，但是，涉案专利申请说明书中没有关于该技术效果的任何定性或者定量的实验数据，也没有其他的内容予以印证，本领域技术人员根据涉案专利申请公开的内容以及本领域公知常识，基于其知识水平和认知能力难以在申请日时合理确定该技术效果的客观存在。在此情况下，不能基于贝林格尔公司提交的补充实验数据证明涉案专利申请相对于对比文件1取得了预料不到的技术效果。

（三）涉案专利申请是否取得商业上的成功

作为创造性判断的辅助因素，商业成功是从社会经济的激励作用角度对技术方案给予肯定。相比相对客观的“三步法”而言，对商业成功的审查应当秉持相对严格的标准。当申请人主张其发明获得了商业上的成功时，应当审查：其一，相关证据能否证明与发明对应的技术方案取得了商业上的成功；其二，该商业上的成功是否源于发明的技术方案相对现有技术作出改进的技术特征，而非其他因素所导致。相应地，必须对发明取得商业成功的原因进行分析，排除销售策略或广告宣传等技术特征之外的其他因素对发明取得商业成功的影响，只有在发明的技术方案与现有技术的区别技术特征之间存在直接的因果关系的情形下，才能反推发明的技术方案是非显而易见的，从而认定发明具有创造性。

本案中，贝林格尔公司在复审、一审、二审程序中均未提出商业成功的主张。本院再审审查期间，贝林格尔公司主张涉案专利申请获得商业成功的证据主要是其上市药品Spiolto和Striverdi的上市销售类证据。首先，贝林格尔公司提交了上市药品Spiolto在2017年的销售数额、市场份额等证据，大多指向该药品可以减少心血管副作用。贝林格尔公司主张涉案专利申请“就β2肾上腺素受体而言，具有高度选择性的特性”，从而极大减少了心血管副作用。但是，如前所述，涉案专利申请中并无任何有关该技术效果的定性或者定量的实验数据，也没有其他的内容予以印证。其次，涉案专利申请权利要求1请求保护的式1a化合物奥达特罗仅是Spiolto中两种活性成分之一。贝林格尔公司证明Spiolto获得商业成功的证据也都是针对两种活性成分联合用药之后取得的效果，现有证据不能证明贝林格尔公司所主张的Spiolto的商业成功是奥达特罗直接导致的。最后，贝林格尔公司主张商业成功的另一上市药品Striverdi，虽然其唯一活性成分为奥达特罗，但是贝林格尔公司并未提交足以证明Striverdi在商业上取得成功的销售数额、市场份额等证据，仅仅是部分国家的上市许可证据并不足以证明其获得了专利法意义上的商业成功。因此，贝林格尔公司提交的证据尚不能证明涉案专利申请取得了商业上的成功。

综上，涉案专利申请权利要求1的技术方案相对于对比文件1是显而易见的，现有证据不能证明涉案专利申请取得了预料不到的技术效果或者获得了商业上的成功，二审判决关于涉案专利申请不具有创造性的认定并无不当。贝林格尔公司的相关再审申请理由不能成立，本院不予支持。

综上，贝林格尔公司的再审申请不符合《中华人民共和国行政诉讼法》第九十一条规定的情形，依照《最高人民法院关于适用<中华人民共和国行政诉讼法>的解释》第一百一十六条第二款规定，裁定如下：

驳回贝林格尔英格海姆法玛两合公司的再审申请。

审判长　杜微科

审判员　吴　蓉

审判员　佟　姝

二〇一九年十二月三十一日

法官助理  周睿隽

书记员  焦  媛

来源：中国裁判文书网