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【最高法知产庭裁判规则23:权利要求修改是否扩大原专利保护范围的比对基准】案号:(2019)最高法知行终19号。专利无效宣告程序中,当权利要求的修改系将从属权利要求的全部或部分附加技术特征补入其所引用的独立权利要求时,判断修改后的独立权利要求是否扩大了原专利的保护范围,应以作为修改对象的原专利的独立权利要求的保护范围为基准,而非以该附加技术特征所属的原权利要求的保护范围为基准。链接:最高法知产庭裁判规则22:专利无效宣告程序中对于权利要求具体修改方式的要求【最高法知产庭裁判规则24:国家知识产权局根据新理由或者证据作出驳回复审决定的条件与程序】案号:(2019)最高法知行终5号。一般而言,复审决定所针对的权利要求、对比文件、法律理由等相对于驳回决定发生变化的,均属引入新的理由或者证据,国家知识产权局原则上应在作出复审决定前发出“复审通知书”通知申请人,给予其陈述意见和修改的机会,而不能直接变更理由作出维持原驳回决定的复审决定,只有极为特殊的情况下才容许例外。一、原告复审阶段修改的权利要求及附图1.一种相对于置于平台上的目标物来定位一热治疗装置的系统,该系统包括:一基座组件,系固合该平台上,于该基座组件上设有一对平行的第一轨道,用以界定供该治疗装置相对于目标物移动的一第一路径,于各第一轨道上分别设有一滑动块;一弯曲结构,係連接於各滑动块以通过第一轨道可滑动地安装于基座组件上,该弯曲结构沿着其内侧壁具有一第二轨道以界定供该热治疗装置相对于目标物移动的一第二路径;以及一收纳处,系连接于该弯曲结构之第二軌道上,并依该弯曲轨道之第二路径进行移动作用,于该收纳处上系连接一延展臂,该延展臂之一端上则连接该热治疗装置,该收纳处至少是沿弯曲结构的半径方向可延展的用以界定供该治疗装置相对于目标物移动的一第三路径;及致动器,系与该收纳处及各滑动块连结,用以启动该收纳处及各滑动块移动。2.权利要求1的系统,其中该收纳处包括一使热治疗装置枢转以绕着三正交轴中的一根或多根轴进行旋转的装置。3.权利要求1的系统,其中该基座组件进一步包括一可相对于平台移动的床垫。4.一种影像导引热治疗装置,包括:一成像系统,包括支撑目标物及将目标物移动至一理想位置的平台,该平台可相对于成像系统移动,以及一与平台结合并将热治疗装置相对于平台上目标物进行定位的定位系统,该定位系统包括:一基座组件,系固合该平台上,于该基座组件上设有一对平行的第一轨道,用以界定供该治疗装置相对于目标物移动的一第一路径,于各第一轨道上分别设有一滑动块;一弯曲结构,係連接於各滑动块以通过第一轨道可滑动地安装于基座组件上,该弯曲结构沿着其内侧壁具有一第二轨道以界定供该热治疗装置相对于目标物移动的一第二路径;一收纳处,系连接于该弯曲结构之第二軌道上,并依该弯曲轨道之路径进行移动作用,于该收纳处上系连接一延展臂,该延展臂之一端上则连接该热治疗装置,该收纳处至少是沿弯曲结构的半径方向可延展的用以界定供该治疗装置相对于目标物移动的一第三路径;及致动器,系与该收纳处及各滑动块连结,用以启动该收纳处及各滑动块移动。5.权利要求4的装置,进一步包括一与成像系统结合的第一控制系统,该第一控制系统被设定为提供一第一控制信号使平台相对于该成像系统台架进行移动。6.权利要求4的装置,进一步包括一与定位系统结合的第二控制系统,该第二控制系统被设定为提供一第二控制信号以控制定位系统使热治疗装置相对于目标物进行移动。7.权利要求6的装置,其中该第二控制系统包括一处理器,该处理器接收成像系统所产生的患者影像,并对所述影像进行处理,以确定治疗的效果程度。8.权利要求7的装置,其中该处理器被进一步设定为比较治疗效果程度与一理想结果,并基于该比较结果产生该第二控制信号以控制该定位系统。9.权利要求4的装置,其中该热治疗装置包括一超音波转换器。10.权利要求4的装置,其中该成像系统包括一MRI装置。对比文件1附图权利要求1与对比文件1的区别在于:(1)权利要求1为热治疗装置;(2)还设有一固合基座组件的平台;(3)收纳处至少沿弯曲结构的半径方向可延展。由此可以确定其实际要解决的技术问题是:在热治疗装置中便于对病人进行定位。二、二审主要争议焦点1.国家知识产权局基于创造性评价直接作出维持驳回决定是否违反法定程序;2.关于权利要求1、4的创造性判断是否正确。三、决定、判决结果国知局复审委:维持国家知识产权局于2014年5月30日对涉案申请作出的驳回决定。一审法院(北京知产):驳回卫生研究院的诉讼请求。二审法院(最高法知产庭):驳回上诉,维持原判。三、判决理由(最高法知产庭)(一)关于国家知识产权局基于创造性评价直接作出维持驳回决定是否违反法定程序本案中,国家知识产权局实质审查部门驳回涉案申请的理由为专利法第三十三条。在驳回复审程序中,卫生研究院修改了权利要求。国家知识产权局复审部门向卫生研究院发出了一次复审通知书,卫生研究院针对该复审通知书陈述意见并再次修改权利要求。针对再次修改后的权利要求,国家知识产权局复审部门引用最接近的现有技术即对比文件1,认定涉案申请权利要求1与对比文件1的区别为:(1)权利要求1为热治疗装置;(2)还设有一固合基座组件的平台;(3)收纳处至少沿弯曲结构的半径方向可延展。在此基础上,国家知识产权局复审部门直接以涉案申请不具备创造性为由作出被诉决定,维持了原驳回决定。卫生研究院认为国家知识产权局复审部门变更了理由,且未给予其再次陈述意见的机会,违反法定程序。对此,本院分析如下:第一,关于复审程序的审查对象。原则上,国家知识产权局复审部门在复审程序中一般仅针对驳回决定所依据的理由和证据进行审查。但是,基于审查效率及听证原则的要求,如果复审部门发现审查文本存在足以用在驳回决定作出前已告知过申请人的其他理由及其证据予以驳回的缺陷,亦可以对与之相关的理由及其证据进行审查。因此,复审程序的审查对象原则上限于驳回决定所依据的理由和证据以及驳回决定的作出前已告知过申请人的其他理由及证据。《专利审查指南》第四部分第二章第4.1节的相关规定具有合理性。第二,关于根据新理由或者证据作出复审决定的条件与程序。在复审程序中,由于申请人修改专利申请等原因,国家知识产权局复审部门可能需要引入新理由或者证据作出复审决定。此时,根据听证原则和正当程序原则,国家知识产权局复审部门应当发出“复审通知书”通知申请人,给予其陈述意见和修改的机会,而不能直接变更理由作出维持原驳回决定的复审决定。一般而言,复审决定所针对的权利要求、对比文件、法律理由等相对于驳回决定发生变化的,均属引入新理由或者证据。此时,国家知识产权局复审部门原则上应在作出复审决定前发出“复审通知书”通知申请人,给予其陈述意见和修改的机会。《专利审查指南》第四部分第二章4.3规定,针对一项复审请求,根据专利法实施细则第六十二条的规定,有下列情形之一的,合议组应当发出复审通知书(包括复审请求口头审理通知书)或者进行口头审理:(4)需要引入驳回决定未提出的理由或者证据。该规定明确要求当复审决定需要引入新的理由或者证据时,应当发出复审通知书,符合正当程序,可以作为参照。第三,关于国家知识产权局未再次发出复审通知书并基于创造性评价直接作出维持驳回决定是否程序违法。本案中,卫生研究院提起驳回复审申请时提交了权利要求全文替换页,克服了国家知识产权局实质审查部门驳回决定中认定的修改超范围问题。在收到国家知识产权局复审部门发出的关于涉案申请不具有创造性的复审通知书后,卫生研究院再次修改了权利要求,并增加了被诉决定所认定的新的区别特征(3)即“收纳处至少沿弯曲结构的半径方向可延展”。对增加区别特征(3)之后的权利要求是否具有创造性,国家知识产权局复审部门并未再次听取卫生研究院的意见,而是迳行对创造性进行评判并据此维持驳回决定,原则上属于引入新的理由或者证据。国家知识产权局复审部门本应再次发出复审通知书,给予卫生研究院再次修改或者陈述理由的机会。但是,基于国家知识产权局在实质审查期间已经对包含该区别特征的技术方案的新颖性引用同一对比文件进行过评述、新颖性评价与创造性评价的关系以及该区别特征(3)的相对独立性等因素,本案符合足以用在驳回决定作出前已告知过申请人的其他理由及其证据予以驳回的缺陷的情形,因而不属于引入新事实或者证据作出复审决定的情形,不构成程序违法。首先,关于《第一次审查意见通知书》的评价。在作出被诉决定前,国家知识产权局实质审查部门在《第一次审查意见通知书》中已经对包含上述区别特征(3)的权利要求1结合同一对比文件进行了评价。《第一次审查意见通知书》同样引用了对比文件1,指出权利要求1-3,9,10,12,21,24-26,29,30,36不具备专利法第二十二条第二款规定的新颖性,权利要求4-8,11,13-20,22,23,27,28,31-35不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。在评价权利要求1的新颖性时,该通知书明确指出“(对比文件1)定位结构70使医疗工具沿其长度方向插入或缩回移动,且还可以垂直于工具的长度方向的偏航轴和/或俯仰轴旋转而使得医疗工具以任意角度插入病人身体,即可以沿拱形结构31的半径方向延伸的路径。”可见,对于被诉决定认定的区别特征(3),国家知识产权局实质审查部门在实质审查阶段已结合同一篇对比文件进行了评述,认定其不具备新颖性。其次,关于新颖性评价与创造性评价的关系。虽然国家知识产权局实质审查部门在《第一次审查意见通知书》中对涉及区别特征(3)的相关技术方案评价为不具有新颖性,但鉴于创造性的要求高于新颖性的要求,根据举轻以明重的解释原则,该通知书实质隐含了对区别特征(3)不能给相关技术方案带来创造性的判断。最后,关于上述区别特征(3)的特点。卫生研究院新增加的区别特征(3)“收纳处至少沿弯曲结构的半径方向可延展”具有相对的独立性,其与区别特征(1)和区别特征(2)的结合并没有给相关技术方案带来整体技术效果的提升。综上,被诉决定与实质审查阶段《第一次审查意见通知书》均引用的同一篇对比文件,且《第一次审查意见通知书》已经隐含作出了区别特征(3)不能给相关技术方案带来创造性的意见。因此,被诉决定所针对的修改后的权利要求符合“足以用在驳回决定作出前已告知过申请人的其他理由及其证据予以驳回的缺陷”,不属于引入新理由或者证据的情形。卫生研究院关于本案存在“需要引入驳回决定未提出的理由或者证据”应当再次给予其二次陈述意见机会的主张缺乏依据,本院不予支持。原审法院仅以国家知识产权局实质审查部门就对比文件1在审查程序中对卫生研究院进行了告知且卫生研究院对此发表了意见为由,认定涉案申请相对于对比文件1不具备创造性的问题属于“足以用在驳回决定作出前已告知过申请人的其他理由及其证据予以驳回的缺陷”,理由虽失于粗疏,但结论正确。必须强调的是,虽然本院本着实质性解决纠纷的原则,基于本案具体情况对被诉决定予以维持,但是并不意味着国家知识产权局复审部门的处理毫无瑕疵。国家知识产权局复审部门作出被诉决定之时,实际上并未意识到实质审查部门在实质审查阶段已经基于同一对比文件对区别特征(3)进行了评价,而是在被诉决定作出后才认识到这一问题,程序确有瑕疵。在处理类似案件时,如因申请人的修改等原因导致复审决定所针对的权利要求、对比文件、法律理由等相对于驳回决定发生变化的,国家知识产权局复审部门应审慎对待,根据正当程序原则给予申请人陈述意见或者修改的机会。(二)关于权利要求1、4的创造性判断是否正确卫生研究院上诉主张,被诉决定在评价涉案申请权利要求1的创造性时,确定的最接近的对比文件以及判断是否显而易见时都使用的对比文件1中同一个技术方案,不符合创造性的评判方法;未将区别特征(1)和区别特征(3)作为一个整体,割裂了特征之间的关系。对此,本院分析如下:第一,关于被诉决定是否仅用一篇对比文件评价涉案申请权利要求的创造性。首先,在认定权利要求是否显而易见时不能排除最接近现有技术。审查创造性时,一般在确定最接近的现有技术以及确定发明的区别特征和实际解决技术问题的基础上,再判断现有技术整体上是否存在某种技术启示。当所述区别特征为公知常识或与最接近的现有技术相关的技术手段时,通常可以认定现有技术中存在相关技术启示。因此,最接近现有技术本身可以作为技术启示的来源性文件。其次,被诉决定在评述涉案申请权利要求1的创造性时使用了对比文件1与公知常识的结合。本案中,被诉决定引用的最接近的现有技术为对比文件1,认定涉案申请权利要求1与对比文件1存在三个区别特征。在评述区别特征(1)时,被诉决定认定“两个装置中的定位部件及方法可以交叉使用,本领域技术人员容易想到将对比文件1中的定位系统用于热治疗装置以解决对病人进行定位的问题”。在评述区别特征(2)时,被诉决定认为“根据具体使用需要,加设一使基座组件固合其上的平台,是本领域常用的装配手段”。在评述区别特征(3)时,被诉决定认为“将定位结构(相当于延展臂)沿拱形结构31(相当于弯曲结构)的半径方向设置在支架上,是本领域的常规设置方式,而在此常规设置方式下,结合对比文件1所给出的技术启示,为使工具达到需要的位置,本领域技术人员容易想到使定位结构或支架至少沿拱形结构的半径方向可延展”。结合前述论述中“容易想到”“本领域常用的装配手段”及“本领域的常规设置方式”等具体表述,应该认为国家知识产权局复审部门在创造性评判中使用了对比文件1和公知常识的结合。因此,被诉决定关于创造性的评判方法并无不当。卫生研究院的相关上诉理由不能成立,本院不予支持。第二,关于涉案申请权利要求1的创造性。首先,关于区别特征(1)和(3)。本案中,涉案申请权利要求1与对比文件1的区别特征(1)、(3)分别为“权利要求1为热治疗装置”和“收纳处至少沿弯曲结构的半径方向可延展”。对比文件1公开了一种安装在如CT机上的操纵器,定位结构70能相对于导向装置30以一个或多个自由度来移动活检针进入病人身体某个位置。该定位结构70能沿工具的长度方向移动工具以相对于病人插入或退出,还可沿与工具长度方向垂直的偏航轴或俯仰轴来移动工具以使工具能以需要的任意角度插入病人身体。涉案申请权利要求1为热治疗装置,在收纳处上连接一延展臂,该延展臂一端连接该热治疗装置,该收纳处至少是沿弯曲结构的半径方向可延展的用以界定供该治疗装置相对于目标物移动的一第三路径。卫生研究院强调活检针系侵入式医疗手段,与涉案申请非侵入式超声波能量场存在区别。对此,本院认为,结合权利要求1和说明书,二者均未记载涉案申请为非侵入式超声波能量场。同时,虽然对比文件的活检针与涉案申请权利要求1热治疗装置在接触人体的方式上存在一定区别,但是二者均为医疗器械领域,且均需通过相对于病人进行位置移动的工具以实现定位功能,所要解决的技术问题基本相同,因此卫生研究院所强调的二者技术方案在技术构思、工作方式上的不同缺乏说服力。对比文件1不仅公开了定位结构70沿工具长度方向移动,还公开了可沿与工具长度方向垂直的偏航轴或俯仰轴来移动工具以使工具能以需要的任意角度移动,即对比文件1给出了移动工具以定位的技术启示。结合对比文件1给出的技术启示,本领域技术人员容易想到使定位结构至少沿拱形结构半径方向可延展。原审法院关于区别特征1、3的认定并无不当。其次,关于区别特征(2),原审程序中卫生研究院明确表示对于该区别特征的评述没有异议。而且,根据具体使用需要,加设一使基座组件固合其上的平台是本领域常用的装配手段,没有给涉案申请带来意料不到的技术效果。原审法院关于涉案申请权利要求1相对于对比文件1不具备创造性的认定并无不当。卫生研究院的相关上诉理由不能成立,本院不予支持。第三,关于涉案申请权利要求4的创造性。鉴于被诉决定对权利要求4的创造性认定与有关权利要求1的相关认定基本相同,且卫生研究院针对权利要求4的上诉理由与有关权利要求1的上诉理由基本相同,本院对权利要求4的认定与前述权利要求1的认定相同,不再赘述。原审法院关于涉案申请权利要求4相对于对比文件1不具备创造性的认定并无不当。卫生研究院的相关上诉理由不能成立,本院不予支持。合议庭:朱理、傅蕾、张晓阳判决书正文中华人民共和国最高人民法院行